化学通报   2016, Vol. 79 Issue (2): 183-186   PDF    
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  • 2015-08-31 收稿
  • 2015-10-08 接受
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    李珊珊
    尹会燕
    如何撰写高质量化学领域专利申请文件
    李珊珊, 尹会燕    
    国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 北京 100088
    摘要: 本文根据笔者在专利审查工作中的实际经验,对我国高等院校和科研机构在专利申请文件撰写中容易出现的问题进行了梳理,重点阐述了化学领域专利申请中常见的说明书公开不充分、权利要求中的非必要技术特征限定、技术术语缺少定义等问题,并分析了问题产生的原因,提出了相应的应对策略,以期能够帮助科研人员更加合理地撰写发明专利申请文件,使申请人的利益得到更好的保护。
    关键词专利     申请文件     化学     撰写    
    How to Write a Proper Patent Application Documents of Chemistry
    Li Shanshan, Yin Huiyan     
    Patent Examination Cooperation Center of The Patent Office, SIPO, Beijing 100088
    Abstract: Based upon the author's practical experience in patent assessment, this article summarizes the frequently occurring problems by the Chinese universities and research institutions during patent application document writing, for examples, insufficient disclosure of description, non necessary technical features in claims, lack definition of technical terms, etc. The authors also put forward some solutions for eliminating these influences. It aims to facilitate the researchers writing proper patent application documents, hence better protecting the applicant's rights and interests.
    Key words: Patent application     Document     Chemistry     Writing    

    随着国家知识产权战略的深入实施,我国高等院校和科研机构的专利意识也在不断增强,广大科技工作者意识到将科研成果申请专利的重要性和必要性。目前,科研人员对如何撰写申请文件才能够获得一个与研发成果价值相适应的权利缺少必要的经验,提交的申请文件或者存在各种缺陷导致不能达到申请专利的目的;或者只能就事论事地提供发明本身的资料,难以准确地提供发明方案的再创造部分,由此直接影响技术方案的保护范围和未来权利的稳定性,甚至影响一件专利申请能否得到授权。

    根据“2014年中国发明授权专利情况白皮书”的描述,2014年我国发明授权专利数量接近23万件,其中化学冶金、电学、物理这3个领域仍旧是中国发明的重头戏,化学冶金领域共有授权案件50643件,占总数的22.00%,紧随其后的是电学领域和物理领域,授权案件数量分别46332件、39172件,占总数的20.20%和17.10%。可见,化学领域仍旧在当今的发明创新中占有重要地位,在新的技术经济格局中占有一席之地。

    化学领域发明专利申请的审查与其他领域相比较存在许多特殊的问题,例如,在多数情况下,化学发明能否实施往往难以预测,必须借助于试验结果加以证实才能得到确认;有的化学产品的结构尚不清楚,不得不借助于性能参数和/或制备方法来定义;发现已知化学产品新的性能或用途并不意味着其结构或组成的改变,因此不能视为新的产品[13]。基于上述特殊性,在撰写化学领域申请文件时对科技工作者也提出了更高的要求,例如,如何撰写申请文件才能达到“说明书充分公开”,如何对化学产品的技术效果进行客观、准确的描述使其成为发明高度的有力佐证,如何在具体化学实验结果的基础上进行上位概括以撰写出保护范围更合理的独立权利要求等等。

    在本文中,笔者首先简要介绍申请文件的组成及其作用,然后以化学领域申请文件中经常涉及的撰写问题讨论化学领域如何减少或避免申请文件的撰写损失、提高专利申请的质量,重点阐述了化学领域专利申请中常见的说明书公开不充分、权利要求中的非必要技术特征限定、技术术语缺少定义等问题,最后结合专利审查经验,提出相应的改进措施和对策,希望对我国高等院校和科研机构的相关人员提供一些参考和启示。

    1 专利申请文件的组成及作用

    一件完整的申请文件至少包括以下内容:说明书、权利要求书和摘要。如果说明书中需要有附图的(如化学物质的结构图、微观照片等),说明书和摘要还要有附图。

    说明书的作用是充分公开申请的发明内容,使所属领域的技术人员能够实施;并且公开足够的技术情报,支持权利要求保护的范围,另外,还作为审批程序中的修改依据和诉讼时解释权利要求范围的辅助手段。化学领域说明书公开不充分的缺陷多数缘于技术方案交代不清和缺少必要的实验数据。

    权利要求书是确定一件专利保护范围的法律文书,在专利审查过程中,审查员主要审查的内容也是权利要求书。权利要求书撰写应当遵循的基本要求就是清楚并得到说明书的支持。而权利要求是否清楚是撰写权利要求书的常见缺陷。

    摘要是说明书记载内容的概述,其作用是方便其他人检索,查阅专利文献,自身没有任何法律效力。

    2 说明书撰写应当注意的问题
    2.1 说明书应充分公开

    说明书撰写中最常见、同时也是最难克服的问题是说明书公开不充分。专利法第26条第3款规定:“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。上述规定体现了专利制度最基本的“以公开换保护”的原则,申请人必须公开必要的技术信息以使得本领域技术人员依照其说明书的叙述能够实现其发明。否则,申请文件就会存在说明书公开不充分的问题。上述问题在化学领域表现得尤为突出,由于化学是一门实验科学,化学发明能否实施往往难以预测,必须借助于试验结果加以证实才能得到确认,所以,化学领域专利申请中出现的说明书公开不充分的情况较其他领域要多一些。

    例如:一项关于“高阻隔多层共挤膜”的专利申请,其解决的技术问题是提供具有环保、无毒副作用的高阻隔多层共挤膜,该共挤膜的其中一层是高阻隔特殊尼龙层并且该层在共挤膜中起到关键作用。由于说明书中没有记载高阻隔特殊尼龙层为何种材料,并且在现有技术中也没有相关记载,仅根据说明书的记载,本领域技术人员不能制备出专利申请中的共挤膜。所以,审查员发出了说明书公开不充分的审查意见。虽然申请人在补正书中阐明该高阻隔特殊尼龙层为PA6纳米复合材料薄膜,但是,由于补交的证据不是原始公开的内容,不能用于说明说明书是否清楚完整,并且也没有证据证明现有技术中给出了高阻隔特殊尼龙层为PA6纳米复合材料薄膜的技术教导,所以,本案由于申请人希望能保留技术秘密最终导致专利申请的说明书存在公开不充分的问题而不能被授权。

    在化学领域,有些实验成功的关键可能在于某一组分的添加或者实验步骤顺序的改变,当科研人员在撰写相关专利申请时,往往按照撰写科技论文的习惯,把一些技术要点作为技术秘密隐藏起来而不写入说明书,更侧重实验结果的分析。但是,如果上述技术秘密的内容是本领域技术人员实施或者再现本申请所必不可少的,那就不能作为技术秘密保留,而应当记载在说明书中,这也是化学领域专利申请与科技论文的一个显著不同。然而,从另一方面来说,在申请文件中并非不能保留技术秘密,发明内容的充分公开与技术秘密的保留之间存在“度”的把握尺度。

    例如,某发明申请请求保护一种新的化合物,包含技术秘密的方案生产的化合物产率可达到95%,隐藏了技术秘密的技术方案也可以生产出上述化合物,只是产率不到60%。申请人经过权衡,认为在市场竞争中,即便其他生产厂家根据其专利制备出了产率不到60%的上述化合物,但是产率不到60%的产品不能对产率达到95%的产品构成威胁,所以只将隐藏了技术秘密的技术方案申请了专利,这样就能既保留技术秘密又能获得专利权[2]。可见,保护技术秘密首先要以技术信息的充分公开为前提,而充分公开只要满足本领域技术人员可以实现发明这个基本要素即可,不需要与包括技术秘密的方案具有相同或相似的市场竞争力[4]

    其次,化学学科的实验性导致化学领域的专利审查重点要考虑其带来的技术效果,并且说明书中记载的技术效果通常是一项专利申请是否具有专利性的最直观的证据之一。说明书中对技术效果的描述应客观、准确,并且说明书的技术方案与发明目的和技术效果要相适应。很多申请人在描述技术效果时通过夸大其辞以彰显其创造性高度。但是,过分夸大往往会适得其反。

    例如,一项关于锂离子电池的发明专利申请,说明书记载的技术问题是“针对现有技术中锂离子电池容量还不够高的技术问题,提供一种电池容量比现有技术中电池容量提高一个数量级的锂离子电池”,说明书记载的技术方案中使用的正负极原料均是本领域在生产锂离子电池时最常规的原料,并且生产工艺也均是本领域的常规工艺。审查员就技术效果提出了质疑,认为说明书中虽然给出了技术手段,但它们均为本领域常规技术手段,并且给出了现有技术中与本申请材料相同、制备方法相似的锂离子电池容量,证明以现有技术的常规方法生产的锂离子电池其电池容量不可能达到本申请所述的数值。所以,说明书的技术方案与发明目的和技术效果不相适应,本案最终被驳回。

    由于化学领域属于试验性较强的科学领域,就一个化工过程而言,所涉及的工艺参数和影响因素不仅很多,而且相互交叉。所以,在客观记载发明效果时,还需要注意以下几点:用试验数据定量地表示发明的效果,同时记载测定数据的方法和条件;另外,说明书效果的数据要有可比性,最好能够结合对比实验加以论述。

    2.2 说明书应留下充分的修改空间

    为了配合权利要求修改的需要,说明书中要尽量留下充分的修改空间。例如上位概念术语和下位概念术语相辅相成,在说明书中应该尽量使两者并存,以供日后修改所需。再例如,在独立权利要求保护的大范围和具体实施例之间再概括出范围递减的一系列技术方案,这样一旦独立权利要求的大范围没有被授予专利权时,还可以退到范围小的技术方案,而不必直接缩小到具体实施例。通常,说明书中的具体实施方式越多,则权利要求的保护范围就相对越宽。通常在美国、日本的申请文件中,常常用数十个实施方式来支持一个概括较宽的权利要求。

    建议做法,好的说明书应当是一部字典,应当对权利要求中所涉及的所有术语和数据都要加以详细说明,并且对它们的描述要从抽象到具体、从概括到一般的各种层次、不同范围,以为日后对权利要求进行从大到小、从一般到具体并且包括多种技术方案的组合的修改提供修改依据。

    3 权利要求书撰写应当注意的问题
    3.1 非必要技术特征的存在使专利权的保护范围变小

    专利法实施细则第20条第2款规定,独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。对该法条可以解读为:保护范围最大的独立权利要求仅需记载实现发明的必要技术特征。对于化学领域发明申请,独立权利要求中如果事无巨细地记载实验中整个技术方案,通常会涉及原料组成、原料含量和纯度、具体实验步骤和相关实验参数,有时甚至写明操作仪器的型号、厂家。但是,由上述特征组成的独立权利要求保护范围非常小,不利于申请人的成果转化。所以,申请人要区别必要技术特征和非必要技术特征,大量的非必要技术特征写入导致专利权的保护范围相对较小。

    如一种关于光催化剂组合物的发明申请,申请人研究发现在原有两种组分组成的组合物中添加第三种化合物组分,利用该第三种化合物组分与原有两种化合物之间的协同作用,即可获得更优异的催化效果。同时,申请人还发现如果按照某一加料顺序制备该催化剂组合物比简单将三种化合物混合的催化效果要好,或者外加的第三种化合物在一定配比范围内进行加入也会取得更优异的催化效果。从以上描述可知,无论以何种方式加入第三种化合物组分都会取得优于现有技术的催化效果,所以,上述第三种化合物组分属于本申请的必要技术特征,因此在撰写权利要求时必须将其写入独立权利要求中。但是,对于三种化合物的加料顺序和第三种化合物的配比范围来说,它们仅仅是对催化效果起到“锦上添花”作用,都不必写入独立权利要求中,只需写入从属权利要求中,这是对申请人最有利的撰写方式。如果科研工作者按照撰写科技论文的习惯就事论事地将上述内容都写入独立权利要求中,即使获得授权保护,那么由于保护范围相对较小,申请人的既得利益相当于受到了不必要的丧失。

    另外,在现行的侵权诉讼中,专利权人写入独立权利要求的技术特征,被法院视为必要技术特征,不论这项技术特征在实现发明目的、获得发明效果方面是否重要,只要被控侵权产品缺少这项特征,依据侵权判定的全面覆盖原则,法院可以认定被控侵权产品不够成侵权。因此,在撰写独立权利要求时,应该从现有技术预判未来侵权情况,避免写入非必要技术特征。

    3.2 术语缺少定义使权利要求不清楚

    在实际审查中,大多数的“权利要求不清楚”问题可以通过修改申请文件或者进行意见陈述得以克服,但是,有些“不清楚”问题则是不可克服的致命缺陷,严重时会因为“不清楚”而直接导致专利申请被驳回,或者使权利要求的保护范围大大缩小。

    例如,对于化学领域的物质,有的研究人员在科研工作中对某种物质以简写命名或者使用自定义的词语,继而在专利申请中也常常有意、无意地带入权利要求书和说明书中,但是,由于撰写失误,权利要求书或说明书中都没有给出相应的解释,这就会导致权利要求不清楚的问题。通常情况下,这种缺陷是无法通过后续修改克服的,唯一可尝试的办法就是通过“现有技术给出的证据”进行解释说明,可接受的证据包括:教科书中记载的内容,多篇不同申请人的专利文献中记载的内容。此外,若本申请说明书中引用的专利文献中记载了该术语的含义,则其所引用的专利文献也是可被采信的证据。

    建议做法是,申请人在完成申请文件的撰写时,以一名普通同行的角度再来解读权利要求,如果能够准确地理解权利要求中的每一个词语,那么权利要求的撰写就是清楚的。当不可避免地要使用简写或自定义词语时,最好在说明书中给出中文全称、外文原名等能够准确确定该简写或自定义词语含义的解释。

    3.3 合理撰写使专利权的保护范围适当

    科研工作者在完成一项发明创造时通常会做大量的科研工作,但是,在撰写独立权利要求时,常常会局限于非常具体的技术方案,此时会导致权利要求保护范围过窄,不利于申请人的利益保护。所以,在撰写权利要求时要善于将保护范围从点扩展到面,在清楚发明的实质之后,尽可能使用概括性的描述来撰写独立权利要求,然后通过从属权利要求的撰写进一步限定更具体的技术方案,这样可以为发明者本人争取到最大限度的权利。

    例如,具体实施例中记载了苯乙烯、2,4-二甲苯乙烯、乙基苯乙烯、对丁基苯乙烯、甲基苯乙烯等物质可以作为原料使用并起到相同的作用,那么在撰写权利要求时就可以将这一类物质概括为芳基乙烯类单体,此时权利要求的保护范围从具体的化合物扩大到一类化合物,保护范围更大。

    与上述情况相反的情况就是一味追求较大的保护范围,而不考虑其合理性。在撰写权利要求时,权利要求的保护范围不是越大越宽越好,请求保护的范围太宽,在审查过程中会因为新颖性、创造性或不支持的问题被否定,从而被迫缩小到实施例的范围,造成发明人权利的丧失。解决办法就是应当事先充分的检索,全面了解现有技术,尽量主张合理的保护范围。诚然,上述要求对于科研人员来说具有一定的难度,为了弥补这一问题,申请人需要在说明书或者从属权利要求中给出充分的修改空间[5]

    4 结语

    我国高等院校和科研机构作为中国科技创新的主体,近年来在专利申请数量上有大幅增长的趋势,但是对应的专利质量却没有明显地提升。究其原因,一方面和国际国内的专利发展大环境有关,另一方面和我国部分企事业单位的奖励机制有关,企事业单位在统计科研成果时,仅仅将专利申请量、专利申请的授权率作为考核的参数,对专利质量本身不作过多要求。所以,提高申请文件的撰写质量、避免撰写损失,主观上要进一步强化专利保护意识,客观上通过学习提高撰写申请文件的技巧,掌握相应的应对策略,弥补不足。笔者借此文意在通过化学领域申请文件中经常出现的有代表性的问题,提醒广大科研工作者注意申请文件撰写的重要性,从而使科研成果更好地获得完备的法律保护。

    参考文献
    [1] 中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南2010. 北京:知识产权出版社, 2010.
    [2] 尹新天. 中国专利法详解. 北京: 知识产权出版社, 2011 .
    [3] 国家知识产权局条法司. 新专利法详解. 北京:知识产权出版社, 2006.
    [4] 王扬, 李和平, 吕慧敏. 橡胶工业 , 2012, 6 : 379-383
    [5] 刘歆洁, 许秀英. 合肥工业大学学报(社会科学版) , 2013, 3 : 84-88